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Extensão de prazo de patentes no Brasil: o curioso caso dos pedidos de compensação sem danos

SETEMBRO 21, 2022

Introdutório

No dia 17 de agosto de 2022, o periódico JOTA publicou conteúdo patrocinado pela Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, intitulado "Demora do INPI para analisar patentes pode ensejar ação para extensão de prazo". A leitura do texto propagandístico deu ensejo à elaboração de um trabalho crítico, de cunho acadêmico. No nosso entender, a mora do INPI na condução do processo administrativo não dá origem a qualquer direito de ação aos titulares de patente e muito menos a possibilidade de extensão de prazo de vigência de monopólio.

No dia 05 de setembro de 2022, nosso trabalho foi oferecido ao JOTA para publicação. No dia 09 de setembro de 2022, recebemos a sinalização de interesse por parte do periódico e a indicação de que a divulgação de nosso artigo estaria agendada para o dia 13 de setembro de 2022, o que, efetivamente, ocorreu na data indicada.

No dia 16 de setembro de 2022, notamos que o conteúdo publicado estava indisponível. Contactamos o periódico reclamando por suporte. Frente ao silêncio do rotativo insistimos, durante os dias subsequentes, com nossa demanda e, paralelamente, procuramos estabelecer uma via de comunicação com as pessoas responsáveis pelo conteúdo jornalístico. A reação do jornal foi marcada por silêncio do início ao fim.

Não entendemos os motivos da retirada do texto, prerrogativa exclusiva dos autores, uma vez que foi publicado normalmente, sem qualquer restrição ou comentário em sentido contrário pelo JOTA, no dia 13 de setembro de 2022. O texto foi submetido à apreciação do periódico e liberado para publicação, o que demonstraria a sua adequação e pertinência com a linha editorial. Nos parece bastante deselegante a posição do periódico, manifesta na calada recusa de republicar o nosso artigo ou de prestar os esclarecimentos por nós solicitados. Esquece o periódico que, para além de autores de diversos artigos no site, somos também leitores e assinantes, embora nossa contribuição financeira seja muito menor que a da Interfarma.

Em um contexto de ênfase às nossas convicções de defensores da democracia, da liberdade acadêmica de opinião e informação, bem como da importância de pensamento crítico e transparente, republicamos, abaixo, nossa opinião crítica ao conteúdo patrocinado da Interfarma, como originariamente publicada no JOTA.

Atualização: No dia 22 de setembro de 2022 o JOTA republicou o artigo. Veja aqui

Extensão de prazo de patentes no Brasil: o curioso caso dos pedidos de compensação sem danos

[Alan Rossi Silva, Pedro de Perdigão Lana, Karin Grau-Kuntz, Marcos Wachowicz]

Semana passada este periódico publicou um artigo patrocinado pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa – Interfarma. Na ocasião, o texto tratou da questão da demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI na condução dos exames técnicos de pedidos de patente e da proposição de ações, que reclamam compensação pela mora mencionada na forma de extensão de prazo de patente. As ações foram oferecidas na sequência da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial — LPI, na ADI 5529.

Para que o leitor não versado na matéria possa nos acompanhar no processo de trazer à luz o caráter bizarro das ações de extensão de prazo de patente, é necessário, antes de mais, compreender aspectos referentes ao sistema jurídico de patentes.

De maneira simples e lançando mão de uma linguagem ilustrativa, no centro da balburdia, há um problema real: o INPI está doente. Este estado de enfermidade se manifesta na ineficiência da autarquia na condução dos exames dos pedidos de patente.

Não cabe, neste passo, identificar os patógenos responsáveis pela aflição da autarquia. Importante é ter em mente que os sintomas da enfermidade se fazem perceber nos mercados pela criação de situação de insegurança jurídica, prejudicando os processos de tomada de decisões econômicas. Em miúdos, se por um lado o titular da patente só terá certeza de ser titular do direito ao fim do exame de seu pedido, por outro, o concorrente só poderá saber se a invenção é protegida ou não ao fim do processo administrativo.

Para cumprir de forma didática com o fim que nos propomos, caracterizamos os agentes econômicos, a depender de como atuam nos mercados, como agentes inventores e agentes concorrentes.

Agentes inventores são aqueles que, antevendo a possibilidade de lucro, decidem assumir o risco de investir no desenvolvimento de nova tecnologia passível de proteção pelo direito de patente. Agentes concorrentes, a seu turno, são os responsáveis por levar a cabo a concorrência de imitação. A atuação concatenada dos atores, somada à garantia do privilégio de patente, resulta (pelo menos em tese) na consecução de almejado fim político-econômico, qual seja o fomento do bem-estar social.

À luz dessa premissa, afirma-se que, assim como sem inventores não haverá o fomento do desejado bem-estar social, também a falta de concorrência de imitação compromete a consecução dos objetivos sociais determinados constitucionalmente.

O privilégio de patente, por sua vez, garante ao agente inventor uma vantagem concorrencial, expressa na prerrogativa exclusiva e temporária de exploração econômica da invenção, impedindo, desta forma, a concorrência de imitação. De modo bastante acessível, durante a vigência do direito de patente, o titular da patente ou terceiros por ele autorizados são os únicos legitimados a tentar faturar, i.e., a "ganhar dinheiro" com a exploração econômica da invenção. Por outro lado, a ausência de concorrência lhes permite definir seus preços sem a pressão de competidores.

Do texto da LPI, retiramos que o privilégio de patente confere a seu titular i) o direito de impedir terceiros de, sem seu consentimento, explorar economicamente a invenção (art. 42, LPI) e ii) de obter indenização pela exploração indevida da invenção por terceiros (art. 44, LPI).

Reiterando a instrumentalidade dos direitos garantidos, ambos estão voltados a fazer cumprir a essência da exclusividade, nomeadamente, i) impedindo que terceiros possam concorrer e faturar com a exploração econômica ilícita do invento e, ii) na hipótese de não ser possível impedir a exploração por terceiro, exigindo indenização pelo critério mais favorável ao titular do privilégio (art. 210, LPI) . O trecho anterior foi grifado porque há quem não entenda a complementariedade dos direitos.

Efetivamente, o direito de obter indenização pressupõe não ser possível impedir a exploração econômica desautorizada da invenção por terceiros. Para além disso, sua garantia é ajustada à determinação de que a vigência do direito de patente se inicia a partir da data de depósito do pedido, um aspecto que será abordado logo adiante.

Tendo em conta que o almejado fomento do bem-estar social pressupõe, na mesma medida, invenção e concorrência de imitação, é intuitivo compreender que o lapso de tempo de vigência do privilégio deve ser afinado em consideração aos dois polos de interesses.

Ao leitor perspicaz não passará despercebido o antagonismo dos interesses envolvidos. Enquanto o inventor deseja gozar da vantagem concorrencial pelo maior tempo possível, o concorrente, a seu turno, a quer ver limitada a seu prazo mínimo. Por isso, o direito brasileiro, baseado no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês), garante um prazo de 20 anos de duração desta vantagem concorrencial, a contar da data do depósito do pedido de patente, como disposto no art. 40, LPI.

Apesar de a letra do dispositivo estar redigida de forma clara e objetiva, há, em relação ao início do prazo de vigência do privilégio, uma peculiaridade que faz sua compreensão intrincada. Isto é assim porque, embora a vigência do privilégio se inicie na data do depósito do pedido de patente, sua concessão não coincide com este momento.

Considerando só ser patenteável a invenção que satisfaça os pressupostos de proteção, a concessão do direito é sempre precedida pela condução de um exame técnico, quando a presença de tais requisitos é verificada. Na prática, isto significa que, entre o depósito do pedido e a concessão da patente não há direito de patente, mas apenas expectativa de direito. Uma vez concedida a patente e considerando que sua vigência de 20 anos se iniciou na data do depósito do pedido, o privilégio retroage.

Em atenção a seus efeitos temporais, notamos, então, ser a proteção patentária caracterizada por um período marcado por proteção retroativa, abarcando o período entre data de depósito do pedido de patente e a concessão da patente, e por proteção prospectiva, abarcando o período entre a concessão da patente e a sua extinção (nos termos do art. 40, LPI, ao fim de 20 anos de vigência).

O momento da concessão do privilégio faz vezes de divisor de águas. Quanto mais célere a condução do exame técnico dos pressupostos de proteção e a concessão da patente, menor o período de proteção retroativa e maior o de proteção prospectiva; em contramão, quanto mais moroso o processo frente à autarquia, maior o período de proteção retroativa e menor o de proteção prospectiva.

Trazendo os direitos garantidos nos art. 42 e 44, LPI, a este contexto de proteção retroativa e prospectiva, notamos que o exercício do direito de impedir terceiros não autorizados a explorarem a invenção só será possível prospectivamente. Por outro lado, o exercício do direito de obter indenização por exploração indevida é possível em ambas as fases de proteção, garantindo a satisfação de exclusividade sempre que não seja possível impedir exploração ilícita.

Esclarecidas as especificidades do sistema de patente, deitamos nossas atenções às ações judiciais. Nelas, como já mencionado, as autoras requerem uma compensação pela mora do INPI na condução dos exames de seus pedidos de patente. Tal compensação é reclamada na forma de extensão de prazo de patente.

A questão que aqui se coloca é determinar o tipo de prejuízo causado pela mora da autarquia na condução do procedimento administrativo. A determinação do prejuízo é importante, pois que em nenhuma das ações em questão houve demonstração de dano.

Não se deve perder de vista o óbvio: pedido de compensação pressupõe existência de dano. Por outro lado, salienta-se que a insegurança jurídica causada pela falta de eficiência do exame de patentes no INPI não tem o condão de gerar pretensão individual de compensação. Se, ao contrário, este fosse o caso, então também o agente concorrente teria o direito de reclamá-la.

Isto posto e considerando que a essência do direito de patente é encontrada na exploração econômica exclusiva da invenção, é necessário averiguar se a mora na condução do procedimento administrativo poderia ter, de alguma forma, impedido o titular da patente de fruir da vantagem concorrencial.

Como introdutório, recordamos que a pendência do direito de patente não limita a liberdade dos agentes econômicos de tomarem decisões empresariais no sentido de iniciarem a comercialização de suas invenções. Cabe, então, indagar se a falta de eficiência administrativa afeta de alguma maneira a exploração econômica exclusiva do direito, i.e., se tem o condão de prejudicar a fruição do privilégio.

Antes de mais, enfatizamos o fato de a mora na condução dos exames técnicos não ter o efeito de gerar redução no prazo de vigência do privilégio, pois que, marcando a data do depósito do pedido de patente o início de sua vigência, a condução do exame, na perspectiva retrospectiva, sempre ocorre durante a validade da patente.

Acordando o momento da concessão da patente como marco determinante de produção de efeitos retroativo e prospectivo, a única implicação do atraso administrativo será fazer mais longo o período retroativo e mais curto o prospectivo. A questão que aqui desponta é, então, se a duração mais longa do período retroativo e mais curta do prospectivo resultaria em prejuízo no que tange a fruição do direito exclusivo.

Acima enunciamos os direitos garantidos ao inventor, nomeadamente de i) impedir a exploração econômica não autorizada da invenção por terceiros e ii) obter indenização pela exploração econômica não autorizada da invenção por terceiros. Para mais, indicamos a complementariedade dos direitos, no sentido de que o direito de obter indenização pressupõe não ter sido possível exercer o direito de impedir a exploração econômica não autorizada e notamos, frente à determinação do início do prazo de vigência da patente coincidindo com a data do depósito do pedido, a adequação sistêmica da garantia do direito de obter indenização. Em outras palavras, assegurando aos inventores os direitos em questão, o sistema de patente brasileiro prevê mecanismo voltado a garantir a fruição do direito de patente seja em relação à sua fase retrospectiva ou prospectiva. Nesse passo, já oferece mecanismo de compensação para a eventual mora na condução do procedimento administrativo.