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Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021

                                                    C/AFINPI/ N⁰ 12 /21

Ilmo. Sr.

Cláudio Vilar Furtado

M. D. Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

C/c: Exmo. Sr. Vital do Rêgo – Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU

C/c: Exmo. Sr. Dias Tofolli – Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF

Prezado Senhor,

Vimos, através desta, criticar a expedição da Portaria nº 21, de 16 de março, que "Disciplina a exigência preliminar de pedido de patente de invenção depositado em 2017", reeditando a Resolução INPI/PR nº 241 de 03 de julho de 2019, que abrangia pedidos de patente de invenção depositados até 2016, uma vez que estas estabelecem em nosso país a revalidação de patentes concedidas no exterior, conforme a seguir exposto:

As referidas normas, associadas ao propagado "Plano de combate ao 'backlog'", estão intituladas como "Disciplina a exigência preliminar de pedido de patente pendente de exame com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais".

Inicialmente, questiona-se a justificativa e conveniência administrativa para a expedição da referida portaria:

- A justificativa para a expedição da Resolução nº 241/2019, relatada na própria norma, foi "a urgência nas decisões dos processos de pedidos de patente de invenção instaurados há mais de dez (10) anos como meio para a redução dos prejuízos para a sociedade decorrentes da extensão do prazo de vigência de patentes prevista no artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9. 279, de 1996 (LPI)".

- Ora, tal justificativa não procede para esta norma – Portaria nº 21/2021, e nem mais para a norma originária – Resolução nº 241/2019, uma vez que decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, ocorrida no dia 06 de maio, em julgamento da ADI 5529 MC/DF, declarou a Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

- Além disso, os pedidos depositados em 2017, ou seja, há quatro anos, não poderiam nunca ser considerados inclusos no estoque de backlog que poderia atingir as implicações e prejuízos do parágrafo único do art. 40 da LPI, visto que teriam ainda um período de seis anos para a realização de exame e concessão de eventuais patentes.   

- Não há justificativa para a urgência na edição dessa portaria, pois é pouco provável, ainda, neste ano a realização do exame dos pedidos de patente depositados em 2017, uma vez que o exame de pedidos de patente deve procurar seguir sempre a ordem cronológica de depósito dos pedidos e grande parte dos pedidos depositados até 2016 ainda não tiveram qualquer exame técnico.  

          As referidas normas estabelecem exigência para que o depositante apresente relatório de busca realizado em pedido correspondente por Escritórios de Patentes de outros países, adeque o seu pedido aos documentos citados nesse relatório de busca e, para o seu deferimento, adeque o quadro reivindicatório ao correspondente examinado e deferido pelo escritório de outro país.

          Ora, a Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei 9.279/96) não estabelece que o pedido depositado deve estar adequado aos documentos citados no relatório de busca realizado por escritório de patente de outro país para seu pedido correspondente, e nem que o pedido será deferido caso o quadro reivindicatório esteja adequado às anterioridades citadas no parecer de exame realizado por Escritório de Patente de outro país.    

Assim, essas Normas, à revelia do legislador, estão subordinando a concessão de patentes em nosso país às decisões de escritórios de outros países, o que contraria a Convenção da União de Paris (CUP), de 1883 – Acordo internacional para proteção da Propriedade Industrial, o qual o Brasil é signatário original, que estatui em seu artigo 4º Bis: "... serem as patentes concedidas (ou pedidos depositados) em quaisquer dos países membros da Convenção, independentes das patentes concedidas (ou dos pedidos depositados) correspondentes, em qualquer outro país signatário, ou não, da Convenção..." (grifo nosso!)

Outrossim, em ambas as normas, o INPI está criando exigência, denominada "exigência preliminar", que não está prescrita na lei (LPI), uma vez que esta estabelece (art. 33, LPI) um prazo de 36 (trinta e seis meses) contados da data do depósito, para se requerer o exame do pedido, e ainda estabelece (art. 35, LPI) que por ocasião do exame técnico será elaborado o relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido.

Pode-se dizer, ainda, que o INPI estaria praticando abuso de poder ao instituir essa exigência preliminar, não prevista na lei. Ora, se o depositante requereu o exame do pedido no prazo estabelecido na lei e pagou as taxas referentes ao exame requerido, o que se espera, e a legislação determina, é uma resposta administrativa sobre o seu requerimento, ou seja, que o INPI realize o exame técnico do pedido, conforme o estabelecido no artigo 35 da LPI, e não que formule uma exigência, não prescrita na lei, para a realização do exame do pedido.

Logo, as referidas normas estão eivadas de ilegalidades, uma vez que contrariam frontalmente a Lei de Propriedade Industrial, pois o Instituto deixará de executar suas atribuições principais em patentes, de exame técnico com elaboração de busca e parecer de mérito, estabelecidas no art. 35 da LPI, se limitando em aceitar a busca realizada por escritório de outro país e endossar o parecer técnico realizado por esse escritório.

         Ora, tal situação contraria a Doutrina de Direito Administrativo, que estabelece que uma norma administrativa não pode contrariar ou se sobrepor a uma Lei.

 Queremos destacar, ainda, que as referidas normas ainda contrariam o art. 32 da LPI, no qual o legislador estabeleceu marco temporal e material para alterações voluntárias no pedido, uma vez que essas normas, absurdamente, estabelecem - no art. 5º, §3º -, que no exame do pedido poderá ser aceito quadro reivindicatório recusado por contrariar o art. 32 da LPI.

A seguir, reproduzimos o art. 32 da LPI:  (in verbis)

"Art. 32: Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações no pedido até o requerimento de exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido". (grifo nosso!)

Destaca-se, ainda, que nesta questão, o INPI está desobedecendo decisão do TRF da 2º Região, que, por unanimidade, da Primeira Turma Especializada, em julgamento de mérito, deu provimento à apelação impetrada pelo MPF (2003.51.01.513584-5) contra parecer normativo da Procuradoria do INPI (PROC/Nº 7/2002) que deu interpretação extensiva ao art. 32 da LPI, determinando ao INPI, conforme voto do relator: (Acórdão publicado no DJ nº 164, de 24/08/2007, seção 2, pág. 417)

 "Assim sendo, deve-se ter em vista que o pedido inicial é mais amplo do que a revogação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 – que só se deu após a prolação de sentença, estando para ser julgada a apelação ora em exame –, pois consta do pedido inicial da demanda, não apenas abstenção do Réu de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal". (grifo nosso!)

Além do mais, o INPI poderá estar concedendo patente para pedido que não atenda aos requisitos estabelecidos no art. 8º da LPI – novidade e/ou atividade inventiva –, caso esse pedido não tenha reivindicação de prioridade unionista (art. 16 da LPI), esta relacionada à data do deposito anterior de pedido equivalente em outro país, uma vez que o relatório de busca realizado pelo escritório de patente desse outro país não abrangerá o período entre a data de depósito do pedido equivalente em outro país e a de depósito (posterior) do pedido nacional.

         Ora, neste caso, o INPI estaria assim concedendo patente desprovida de princípios que norteiam a doutrina patentária – novidade e atividade inventiva –, contrariando não só a nossa legislação – LPI (art. 8º), como também a Constituição Federal (art. 5º, XXIX) e o Acordo TRIPS (art. 27.1).

         Além de que, a busca realizada por esses outros escritórios de patente no exame de pedido equivalente não encontrará os pedidos nacionais depositados anteriormente ao pedido em exame, e ainda não publicados, o que impedirá de se aferir o requisito de novidade (art. 8º da LPI) no pedido, conforme estatuído pelo art. 11, § 2º , da LPI.

Queremos ressaltar que essas medidas de revalidar patentes do exterior, restringir a busca em patentes pelo corpo técnico e estabelecer orientação em desacordo ao art. 32 da LPI não são novidades em nossa instituição. Na gestão do Presidente José Graça Aranha (06/07/1999 a 11/01/2003), medidas similares já foram adotadas, sob a mesma justificativa de diminuir o estoque de pedidos em exame de patentes:

- O AN 152/99 da Presidência, de 09/09/1999, autorizava o depositante a apresentar novo quadro reivindicatório de igual teor ao da patente concedida no exterior em pedido equivalente;

- Instrução de Serviço - PCT da Diretoria de Patentes, de 28/03/2000, determinou que nos casos dos pedidos depositados via PCT, os examinadores deveriam tomar em consideração a busca já feita pela Autoridade Internacional, não se admitindo novas buscas ...;

- Parecer PROC/DICONS/Nº 07/2002, assinado pelo Procurador Geral, referendado pela Presidência do INPI, deu interpretação extensiva ao art. 32 da INPI, estabelecendo que o depositante, após a solicitação de exame, poderia realizar modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria revelada no pedido originalmente depositado.

         Tais medidas foram revogadas após ampla mobilização dos servidores e de suas entidades representativas, como também diante de criticas divulgadas pela imprensa:

         - O AN 152/99 foi revogado na gestão do Presidente Roberto Jaguaribe (27/04/2004 a 07/11/2006), através da Resolução da Presidência nº 118/05, de 15/06/2005;

         - A Instrução de Serviço – PCT foi revogada pela Instrução de Serviço nº 004/2000 da Diretoria de Patentes, de 17/05/2000, por determinação do Ministro do MDIC Alcides Tápias (1999 – 2001);

- O Parecer PROC/DICONS/Nº 07/2002 foi revogado pelo TRF da 2ª Região, a pedido do Ministério Público Federal, conforme Acórdão publicado no DJ nº 164, de 24/08/2007.

Essas medidas, ilegais e equivocadas, sempre se mostraram ineficazes para atender a demanda de pedidos de patentes, assim como a adoção de outras medidas ilegais, tais como as de terceirização das atividades cotidianas do Instituto, adotadas frequentemente por diversas gestões, inclusive pela gestão atual, no caso do programa para bolsistas, criticada pelos servidores e suas entidades representativas.

O atraso no exame de patentes, e de outros serviços no Instituto, é uma questão estrutural, ocasionada principalmente por falta de planejamento das necessidades de pessoal para atender a demanda dos serviços, o que inclui a reposição de pessoal, através da realização de frequentes concursos públicos. O último concurso público no INPI foi realizado há sete anos - em 2014, sendo que atualmente mais da metade dos cargos de pesquisador em PI estão vagos (52%) – 388 cargos vagos, segundo consta do relatório de auditoria do TCU (nº 015.596/2019-6 – Acórdão nº 1199/2020 – Plenário).

Na instituição, até esta data, inexiste informação sobre alguma solicitação na sua gestão, iniciada em 11/02/2019, para realização de concurso público.

Assim, as referidas normas desmoralizam o Instituto, como o órgão estatal regulamentador da Propriedade Industrial em nosso país, desqualifica o exame de patentes realizado por seu corpo técnico composto por pesquisadores portadores de títulos acadêmicos e com comprovada experiência de trabalho, e torna o exame técnico no Instituto uma mera chancela do exame realizado por escritórios estrangeiros.

Outrossim, diante da falta de justificativa e conveniência administrava para a reedição da referida norma inicial, conforme o acima exposto, nos preocupa que o real objetivo, por parte de sua gestão, seja o de perpetuar essa prática ilegal e inconstitucional, de tornar o exame de patentes no Instituto uma mera peça cartorial e de chancela às decisões de escritórios de patentes de outros países.

Assim sendo, solicita-se à V. Sa. que sejam revogadas as referidas Normas, estabelecidas pela Resolução nº 241/2019 e Portaria nº 21/2021, e que seja efetivada a realização de concurso público para contratação de pessoal, em atendimento à recomendação do Ministro do STF Dias Tofolli, em seu voto como relator da ADIN 5529, assim como que seja aberto um amplo processo de discussão na Instituição sobre medidas legais, técnicas e administrativas, para atender a demanda dos pedidos de patente em nosso país.

Atenciosamente,

Original assinado

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                 Laudicea da Silva Andrade

                Presidente da AFINPI

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